以下是美国申请与管理专利过程中的经验之谈:
1.积极使用初步或补充权利要求修正案策略
保护你发明的直接方式,就是递交涵盖该发明的专利申请。此外,一些其他权利要求策略的运用,也可使你进可攻,退可守。你可以撰写权利要求,来涵盖针对行业发展趋势或未来需求的发明。这些趋势或需求常常会在专利申请和收到美国专利商标局(USPTO)的首次批复期间逐渐明朗。同时,也可撰写权利要求来覆盖竞争对手针对这些发展趋势或需求可能采取的其他途径。然后将这些权利要请求以初步或补充权利要求的方式,递交给美国专利局。为了取得最大的保护范围,此类权利要求应当在整个专利申请过程中被积极采用。
2.继续提供专利申请,或分案进行
在专利申请过程中,您可能会面临采取何种途经的选择:是继续申请,提出上诉,还是撤回申请。如果您决定继续申请,那么您可以提交继续申请书 (continuation application),分案申请书 (divisional application),或者继续审查请求 (Request for Continuing Examination (RCE))。此类途径的选择应与您公司的总体策略相吻合。因此,必需慎重处理这类申请。
3.将技术划分为多项发明
一旦您确认要将技术申请专利,您应确定如何将技术划分为一项或多项发明。虽然常被写成技术性文件,但专利申请书应当是含有技术信息的法律文件。每份专利申请书首先应集中、清晰和简要地描述该项发明。这样的描述可以避免在确定权利要求定义时可能出现的模棱两可。
4.改进或扩展正申请专利的技术,并权衡费用
在提出专利申请后对发明进行改进或扩展是十分常见的。在这种情况下,应考虑提交一个新的独立专利申请,或者部分继续申请(Continuing-in-Part (CIP))。CIP与原申请联系紧密,但可以包含在原申请中没有的“新内容”。您须考虑这类申请是否适合您公司的整体专利资产战略。费用也是一个因素,特别是如果您打算向美国以外的其他国家递交申请。
用境外策略来减轻美国联邦税务常常被早期的初创公司及创业家所忽略。当您的创业计划中列有国外知识产权?S可授权人时,这类国际税务策略特别相关。事实上,在很多情况下,及早设立 个或多个境外机构比在认定许可授权项目之后再行动益处更大。
5.考虑其他低费用选择
在经费或时间有限的情况下,考虑如临时申请案之类的低花费程序选择。临时申请案的规定要求及申请费用都比正式专利申请少。然后您可以在递交临时申请案后一年内提交正式专利申请。另外,如果您的公司是小单位(即少于500个雇员),您可采用电子方式递交申请以获得申请费折扣。
6.专利审批过程中进行申诉、电话会议及宣誓
如果您和USPTO审查员就某些权利要求的可专利性难以达成共识,应请求与审查员进行会谈以进一步的陈述意见。这样的会谈可以是当面或电话会晤。这些会谈通常推动审查进程并加快权利要求的授予。如果其他证据会有帮助,那么在阐明意见的同时提交宣誓证词书来陈述相关事实。如果共识仍不能达成,应考虑对审查员的驳回向专利申诉和抵触委员会提出申诉。并且可向该委员会提出口头陈述的要求。
7.履行您对USPTO公布所知的背景 技术的义务
USPTO规定每个申请人及其代理人有公开所知背景技术的义务。这意味着您应及时地向USPTO递交信息公开声明 (Information Disclosure Statement(IDS)) 以公开与发明有关的参考资料。即使参考资料有别于您的发明,您仍有公开的义务。在整个申请过程中您都有持续义务来随时公开您所得知的背景技术。因此,在提交专利申请后,一旦注意到有关资料,您必须提交IDS来引起 USPTO的注意。忽略这一责任会危及您专利的合法性。
在提交专利申请时或在审查过程中,您没有义务来查索背景技术。然而,如果您进行检索,您必须尽早向USPTO公开任何相关文件。除此之外,您应意识到如果您就该发明在国外提出专利申请,那么国外审查机构的检索结果也可能被规定要向USPTO公开。
8.必要时学会放弃,并另寻他途
当一个专利中的某些权力要求难以取得,或如果事后证明它们对您的公司缺乏价值,应考虑撤回这些权利要求。如果所有权力要求皆是如此,那么就放弃整个申请。如果该申请还没有被公布,那么在适当情况下您仍可以将该发明保持为商业秘密。您还可以选择主动公布该发明的说明书以将其列入公共领域,从而防止他人阻止您使用该发明。
9.识别授权机会和诉讼可能
提供专利授权,或扩充专利阵容,应是您战略的一部份。在某些请况下,例如当直接竞争对手可能侵犯您的专利时,用诉讼来保护您的专利权益是可达到理想结果的最佳途径。但是,侵权诉讼花费大并可能相当耗时。一个更实际的途径可能是分析您的技术领域,以鉴别出潜在的权授对象,从而制定一项授权策略。授权权比诉讼花费少,从授权实施该项专利所收取的使用费还可以成为您公司的一项收入来源。
10.利用重新颁发、重新审查及抵触程序
即使在获得某项专利后,更广泛的权力要求仍可以通过申请重新颁发专利来获取。取得专利过程中出现的错误也可以通过这一程序更正。如果您在专利权授予之后发现背景技术文件,并且认为该文件对您的专利可能有负面影响,您应当请求对您的专利就该文件进行重新审查。重新审查可能会产生不同范围的权力要求,但是您的专利由于该文件而被宣告无效的可能性会被大大减小。
如果您意识到他人就您认为是由您首先发明的技术提出专利申请,您可以递交一个含有能触发抵触程序的权力要求的专利申请。当两个申请人分别就同一发明提出专利申请时,USPTO将宣布抵触程序。一个微型法庭审理将来决定谁是首先发明人。首先发明的人将有权获得专利。
作者:Michele Liu, Dennis Fernandez
Fernandez & Associates LLP
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